涉外专利商标 < 经典案例 < 案例七:应对美局“不属于保护客体”的多种策略

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案例七:应对美局“不属于保护客体”的多种策略

中美两国对专利保护客体均有详细规定,且规定日渐趋同。但在实际操作中,两国的审查员对客体适格与否的认定存在较大分歧比如中国专利申请进美国的案子,在中国审查时国知局或许会认为属于保护客体,然而到了美国之后美局却认为不属于保护客体,这使得代理师必须适时调整撰写模式和答辩思路以应对不同的审查标准,并且是否属于保护客体这一问题属于非三性法条之外的答辩难题,这对代理师的专业素养提出了更高的要求。由于经常代理向美国递交的专利申请,我所欧美部代理师对美局的审查思路比较熟悉,并基于大量答辩成功的案例总结出了一些应对客体问题的行之有效的答辩策略。

只要说明书中提到相关结构,无论是详细描述,还是一笔带过的,都可以是克服客体问题的备选方案某案涉及一种四维成像方法原始权利要求1记载了采用概率统计建模方法描述幅值在时变因素影响下的不确定性分布,基于连续复数小波变换进行滤波融合各通道时不变信号进行四维成像

美国审查员认为上述权利要求涉及数学关系,且重点指出成像本身是与发明点没有关系的活动,不涉及实际应用该权利要求不属于专利保护的客体,不能授予专利权。针对不属于保护客体的审查意见,审查员的观点通常是比较难反驳的。幸运的是本案在国内拥有优先权文本,且我所代理师在代理国内优先权案件时在其说明书中明确记载具体的应用场景和相关结构本发明用于交通工具零部件的损伤分析,且实际应用时会用到检测箱虽然优先权文本中记载的上述内容比较简略,但是已足够克服美国审查员所指的客体问题,于是本案代理将上述技术特征补入原始权利要求1中并加以解释说明,本案最终获得美国发明专利授权。

某案涉及一种3D数据读写方法原始权利要求1记载了用一个循环缓存模块3D图像进行水平方向的划分;用一个分段缓存模块将图像处理算法的多层网络划分为至少两个分段

本案的用词比较有代表性。中国专利申请中模块二字出现的频率较高,初衷一般是扩大保护范围,或者规避纯算法发明的客体问题。对于该情形,国内审查员对模块二字的使用通常没有异议但是在美国专利申请中用模块二字将算法包装成实体结构以规避客体问题,往往会适得其反,审查员可能会提出客体问题,也可能会提出不清楚的问题,还可能提出公开不充分的问题,甚至新颖性问题。对于本案美国审查员没有直接提出客体问题,但是用了means-plus-function的相关规定,指出说明书中没有公开模块的具体结构,无法授权。由于说明书中不涉及任何对模块的具体结构描述,无法采用往权利要求中补入特征或者加以解释说明的方式克服问题,代理选择将模块的表述从部分权利要求中删除,答辩时将重点放在剩余技术特征具备新创性的争辩上由于对新创性的说理充分、逻辑清晰,本案最终获得授权。

说明书若完全不涉及实体结构,可尝试从存在改进的角度争辩某案涉及一种高精度频率测量系统原始权利要求1记载了傅立叶变换模块,连接于所述滤波模块,用于将所述数据进行离散傅立叶变换得到频域信号权利要求也使用了模块的表述以试图规避客体问题。与上一案例不同的是,本案的美国审查员直接指出了客体问题,认为相关表述涉及数学概念,且各模块并不是真正的特定机器(“particular machine”)。

代理师知晓本案的说明书确实不涉及实体结构,但是该如何寻找克服客体问题的突破口呢。代理在第一答辩,从说明书中找到了所述模块的若干具体部件,但这些部件实际上仍是算法,只不过其命名类似实体结构,比如变量提取器,选择电路尝试着将上述特征补入权利要求1中,以确保形式上不存在明显的客体问题。审查员在二通意见中认为增加的只是软件特征,或者通用计算机可以执行的通用计算功能仍不能克服客体问题。在第二答辩时,代理师从存在改进的角度入手着重论述本发明对本领域的改进(improvement),阐述了各个模块本身及其整体上解决的问题所述改进均在说明书中涉及本案最终克服客体问题获得授权。