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案例六:美国某公司PCT发明专利权利要求被全部无效
我国专利法第四十五条规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。
美国一家材料制造公司的一件PCT发明专利申请在多个国家均获得了专利权,其中包括中国专利权。在我国,作为公众的第三人欲就该PCT发明专利提出无效宣告,遂委托光华所帮助其实施该无效过程,目标是宣告该PCT专利的权利要求全部无效。
该PCT专利涉及一种设备及方法,用于向穿过所述设备的金属板材的相对各面驱动去鳞介质,特别是液体/颗粒浆体,从而从被处理的金属板材的表面去鳞。该专利权无效宣告请求案中,创造性判断是重点,而技术启示判断作为创造性评价“三步法”中的关键一步,因较易带入主观性而成为客观判断发明创造性的重点难点,也是该案的焦点问题之一。
对该PCT专利进行无效存在几个难点:(1)该专利为PCT进中国的发明专利,有4项独立权利要求,每项独立权利要求均比较长,包含较多的技术特征;(2)除4项独立权利要求外,该专利还有25项从属权利要求,该专利共有29项权利要求,涉及非常多的技术细节,要全部无效该专利其难度可想而知;(3)该PCT申请在中国、澳大利亚、加拿大、英国、美国、韩国、俄罗斯和南非等国均已通过实质审查,被授予发明专利权,说明这些国家均未检索到能够影响该PCT专利申请的新创性对比文件,所以该专利的新创性得到了多个国家的普遍认可。在多个国家均充分检索但未获得有效对比文件的前提下我们再来实施对该专利的无效检索(主要是新创性对比文件检索),也是非常有挑战性的。
光华所接受委托之后,我们对该PCT发明专利的技术方案进行详细解读,以其说明书的内容为支撑准确理解权利要求的保护范围,然后制定检索策略,基于检索策略和新的检索结果不断调整检索式,检索在中外文库充分展开,与请求人一道花费了大量的时间和精力,经过不懈努力,最终共检索到4篇能够影响该PCT专利新创性的证据文件。在专利复审委员会审查阶段,专利复审委员会完全认可了这4篇证据的有效性,并认为这4篇证据相互结合能够评价该PCT专利全部权利要求的新颖性和创造性。最终,专利复审委员会作出无效审查决定,宣告该PCT专利的全部权利要求无效。
随后,该公司不服专利复审委员会作出的无效决定,依次向北京知识产权法院提起行政诉讼和向最高人民法院提起行政上诉,结果是,一审判决维持无效宣告决定,二审判决驳回上诉,维持原判。至此,该案尘埃落定,最终结果是无效成功。综上,无论是无效阶段还是行政诉讼阶段,我们所提供的证据均是被专业机构认可的,是非常可靠且是能够经得起推敲的,没有使无效决定或者行政判决发生任何的意见摇摆,这说明我们为请求人所提供的帮助是非常有意义的。
回顾该案,无论是无效阶段还是行政诉讼阶段,专利权人一直坚称去鳞介质的不同是该专利与最接近现有技术的主要区别,无效证据对比文件2未给出结合启示,专利权人一直主张证据2中的去鳞介质无法用于本发明,我们对此一方面是进行充分说理,另一方面敏锐的发现涉案专利说明书中以引用公开的方式记载了对比文件2的技术手段能够应用于涉案专利中,即其说明书自认了证据2可以用于本发明,专利权人的争辩就显得苍白无力了。最终,申请人所坚持的争论焦点也不能使本案具备创造性,本次无效工作圆满结束。