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光华经典案例十六:专业性在代理涉外案例过程中的重要性

来源:    发布时间:2024-02-16 09:56    点击量:337

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本案涉及一种具有显示元件的纺纱罐,该案申请人为瑞士某公司,该案属于向国知局提交的涉外专利申请,进入中国后该案申请人选择光华所作为其代理机构,在代理该案过程中我所欧美部代理师全程与申请人采用英语沟通。

本发明原始权利要求1如下:一种用于容置股状纤维材料的纺纱罐,所述纺纱罐具有:至少部分透明的环绕式侧壁,所述侧壁限定用于所述纤维材料的容置空间;优选可在所述容置空间内部做竖向运动的罐底;以及至少一个显示元件,用于显示位于所述纺纱罐中的纤维材料的量和/或至少一个特性,其特征在于,所述显示元件被布置成可以从所述容置空间的外部透过所述侧壁被看到。体现本案发明点的技术特征为:显示元件被布置成可以从容置空间的外部透过侧壁被看到。

在第一次审查意见中,审查员基于对比文件1和对比文件2指出本发明全部权利要求均不具备创造性。认为对比文件1公开了本发明纺纱罐的大部分结构特征,而对比文件2公开了本发明的如下技术特征:至少一个显示元件,用于显示位于所述纺纱罐中的纤维材料的量和/或至少一个特性,审查员进一步认为显示元件被布置成可以从所述容置空间的外部透过所述侧壁被看到只是一种常规的显示文件放置位置,没有带来预料不到的技术效果,可见审查员将体现本案发明点的技术特征认定为常规技术手段。

在第一次答辩时,代理师将两个从属权利要求的部分技术特征合并至独立权利要求1中,以限定显示元件的位置,进一步凸显本案发明点。根据申请人的指令,答辩点着重在于对比文件1和对比文件2均未公开上述技术特征,对比文件2中的LED无法通过侧壁被看到。

在第二次审查意见中,审查员仍然认为所有权利要求不具备创造性,上述区别技术特征为常规技术手段,未涉及任何创造性的劳动。综上,本案已收到两次具有驳回倾向的审查意见,说明审查员驳回本案的可能性比较大。要想扭转审查员的结案倾向,第二次答辩异常关键,必须找到本案与对比文件的实质不同以说明对比文件不存在技术教导,进而说明对比文件无法影响本案的创造性。

由于国外申请人非常重视本案的保护范围,不想对权利要求做过多限制,以免使第三方容易规避自己的专利。基于此,申请人提出本发明显示元件的工作原理与对比文件2显示元件的原理不同,如下。


我们代理师经过翻译校对发现,申请人给出的关于对比文件2的意见是错误的,其对对比文件2技术方案的理解是有偏差的,如果将此错误的答辩意见提交至专利局以证明本案具备创造性是没有说服力的,很有可能导致本案在本次答辩后被驳回。经过认真核对并结合对比文件2的技术方案,我们给出我方针对对比文件2的观点,如下:


另外,申请人还提出对权利要求1作如下修改,仅将显示元件进一步限定为“显示元件形成为发光构件”,如下:


考虑到审查员已经在两次审查意见中坚持认为“显示元件被布置成可以从容置空间的外部透过侧壁被看到”是常规技术手段,对比文2公开了显示元件采用LED发光元件,如果仅将显示元件修改为显示元件形成为发光构件”,审查员极有可能将其认定为常规技术手段以及对比文件2给出了技术启示,也就是说这样的修改不足以使审查员改变其对本案的驳回倾向。我方经认真考虑,提出如下答辩意见、且对权利要求仅做简单修改,这样做能进一步明确发光构件的位置,且其并未对保护范围作过多限制。

最终,经过本次答辩,专利局审查员终于改变了以往具有驳回倾向的审查意见,并表示基于目前的证据本案不应被驳回,至于后续如何处理会在慎重考虑后决定。在本案的答辩过程中,我们一方面很重视寻找本案与对比文件技术方案之间的实质不同点,另一方面认真翻译校对申请人提供的英文文稿,及时发现英文文稿存在的错误并对其进行修正以及再次提出我方意见,是本案避免被驳回的关键所在。因此,要想成功代理涉外案例,专业技术知识、专利法相关知识和外文水平必须是代理师的硬功底,基于此,即便是发明创造性不是很高的专利申请,我们也有信心将其做到最好以尽可能维护申请人的最大权益。