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光华经典案例十七:促使国际初审审查员改变审查意见的初尝试

来源:    发布时间:2024-03-07 11:27    点击量:400

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本案涉及一种脂肪乳剂,该脂肪乳剂可作为透析液加强对血液中小分子毒素的吸附,从而提升血液透析的效果。该案为PCT国际申请,国际检索报告给出了对比文件1和对比文件2,其中对比文件1公开了一种注射型脂肪乳剂,其组分与本发明较为相似,用于为人体提供营养,对比文件2公开了将脂肪乳剂注射入小鼠体内,使其与血液中毒素竞争结合白蛋白,进而使血液中游离的毒素增加。国际检索报告认为本发明相较于对比文件1和对比文件2不具备新颖性和创造性。

基于此,申请人提出初审,将权利要求修改为一种脂肪乳剂作为血液透析的透析液的用途,审查员仍认为本发明不具有创造性。通过阅读初审报告,代理人意识到审查员对本发明以及对比文件2技术方案的理解存在较大偏差,实际上,本发明相对于对比文件1和对比文件2是具有创造性的,也就是说审查员对本案的国际初审审查是错误的。对于此,我们需要采取救济措施,比如促使国际初审部改变审查结论,但很遗憾的是在实务中,国际初审报告一经发出,一般不再修改。我所代理师为了能够使国际初审部改变审查结论、获得新的国际初审报告采取了以下措施:

1)与负责本案的审查员进行第一次沟通,审查员的意见是,初审报告是非强制性的,进入国家阶段后是以各国的专利法为准重新审查,目前并未有过对初审报告进行实质性修改的先例。因此,婉拒了对于初审报告进行修改的请求。

2)查阅WIPO网站,看是否有关于对国际初步审查进行规定的资料,发现并未有对于初审报告发出后的规定。

3)打电话给国家知识产权局,咨询负责PCT业务的审查员,其给出的答复为可以提交一份答辩意见给WIPO,之后一起传送给需要进入国家的审查员以作参考。

4)与负责本案的审查员进行第二次沟通,表明了以下观点:审查员对于本发明和对比文件技术方案的理解存在较大偏差,初审结果对申请人很重要,因为其是确保后续实施PPH申请的基础和进国家阶段后进行实质审查的重要参考依据。将有授权前景的本案误判为驳回决定对申请人显失公平。最终再次咨询是否有其它补救措施并希望初审部审查员慎重考量。

经过多方咨询及与审查员的两次沟通,负责本案的审查员终于同意对技术方案进行重新讨论。具体地,我方代理师在发明人的支持下,向审查员阐述了对比文件2中活性成分为脂肪乳剂中由脂肪酶分解得到的游离脂肪酸,其与血液中的毒素竞争结合白蛋白,使得血液中游离的毒素增加,从而提高血液透析效率,由于其与毒素的竞争作用,使得对比文件2中的乳剂在血液透析中只能走血液通道,其实际上并非一种透析液。而本发明中的脂肪乳剂是走透析液侧,其通过吸附作用将血液侧的毒素吸到透析液侧。本申请与对比文件2的机理完全不同,对比文件2也未公开脂肪乳剂作为血液透析的透析液的用途。

审查员随后下发了更正版的国际初审报告,肯定了本申请中用途权利要求的创造性。