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案例四:疑难案件的实务操作

华裔美国科学家王博士回国创立了一家主要研发和生产生态改良木材的高科技企业。出于对美国代理机构的信任,其主产品一直首选美国律师在美国提交专利申请。

2008年,王博士委托美国律师在美国提出了一件核心专利申请,并委托光华所代理该PCT国家申请进入中国的案件。光华所代理的进入中国申请进展非常顺利,仅进行了一次答辩即于2010年获得授权。但由美国律师代理的案件却遇到了大麻烦,2008年提交的申请,历经6年,先后进行了4OA答辩,仍然不能说服严苛的审查员,争论焦点在于两篇对比文件是否构成结合启示,这成为美国律师也非常头疼的问题。更关键的是,虽然产品销路非常好,但由于美国申请迟迟无法获得授权,对产品在美国市场的扩张造成了极大的障碍。

王博士抱着试试看的心态,将这件美国专利申请案件转委托至光华所代理,光华所国际部的代理师对本申请技术和对比文件进行了深入研究,为王博士设计构建了详尽且有针对性的对比实验,并且在上海的光华办公室与美国专利商标局的专利审查员进行了电话沟通,详尽分析了本发明的技术要素、也分析了两篇对比文件中提及相关技术的区别技术特征,深入化学机理的阐述,再结合设计构建的针对性实验数据,有理有据和美国审查员进行详细的沟通。

最终,在细致详尽的分析和数据佐证下,一直强硬的美国审查员也终于认可了我们的观点。由此,历经6年的美国专利申请过程最终获得了圆满的结果,这样一件核心美国专利的授权,也成为了王博士的创新产品开拓美国市场的有力武器。同时,核心专利在中国和美国均获得授权,为王博士在资本融资领域争取了有利的筹码,通过筹集资金,王博士的生产线得以进一步扩大,事业版图也得以扩充。