如需转载，请联系汉之光华

发明专利保护期限到期怎么保护？

众所周知，目前世界主要国家的发明专利保护期限正式生效均始于发明专利授权，而后会在从申请日起计算的一定年限后失效。因此，若申请日至授权日之间的这一段审查时间过长，就会缩短专利实际获得保护的时间，从而可能造成商业利益的损失。针对这一情况，我国在专利法的第四次修订中设立了相应制度，以对专利审查过程中发生的不合理延迟给予适当的保护期限补偿。

中国这一制度与美国专利法的PTA制度相类似，可以互相对比。下面将分别简单介绍美国和中国的关于发明专利保护期延长的制度。

一、美国-专利期限调整（Patent Term Adjustment, PTA）

1. 适用情形

根据美国专利法35 U.S.C.§154（b）的规定，在以下3种情况下造成的延迟，可以给予相应的保护期限延长，具体为：

（A）由USPTO导致的审查过程延误时间。具体是指超出下述时限要求的延迟时间：

Ø 在申请日起的14个月内发出第一次官方通知书；

Ø 在收到申请人答复（包括OA答复、RCE请求等）的4个月内发出做出答复；

Ø 在4个月内，就Board of Patent Appeals and Interferences或联邦法院对争议（interferences）或上诉(appeals)的决定做出行动；

Ø 在申请人支付授权费用的4个月内授予专利权。

（B）自申请日起，专利申请未在三年内授予专利权。

其中RCE请求程序所花费的时间不算在内，因此应特别注意，申请人若需提RCE程序，应注意尽量减少OA次数并快速答复，以免缩短保护时间。

（C）因争议（interferences）、保密审查（secrecy orders）或上诉(appeals)而导致的延误。

2. 计算方式

美国专利法35 U.S.C.§154（b）条款中，还对上述情况的限制作出了规定，即延长时间中应扣除上述3类延迟的重合时间，和，由申请人自身原因而导致的延迟时间，因此专利实际补偿的保护期限应为：

专利期限调整=A类延迟的时间+B类延迟的时间+C类延迟的时间—重合时间—因申请人原因导致的延迟时间

为便于理解，此处举例说明。如下为一件美国专利申请在patent center中显示的PTA计算：

USPTO-patent center 截图

A类延迟:此申请共有两次A类延迟，（1）实际申请日为2013/02/13，第一次OA的发文日为2014/11/20，自申请日起14个月超过了221天；（2）提RCE请求为2015/10/02，自提出请求做出答复的notice发文日为2016/03/21，自请求日起4个月超过了48天。因此A类延迟时间共为221+48=269天；

B类延迟：此案授权日为2016/10/11，自申请日起3年超过了241天，期间RCE起止日分别为2015/10/02和2016/03/21，因此自申请日至授权日之间需要扣除的时间为172天，因此B类延迟为241-172=69天。

C类延迟：此申请没有争议（interferences）、保密审查（secrecy orders）或上诉(appeals)程序，因此C类延迟为0天。

重合时间：以上3类延迟无重合时间。➩

因申请人原因导致的延迟时间：由于申请人延迟提交IDS导致了49天延迟。

因此最后得出期限调整为269+69-49=289天。

3. 执行

专利期限调整一般由USPTO计算，并会在授权书中写明专利期限调整天数。另外，具体的计算过程也可以在USPTO的public pair网站（http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair）或patent center（https://patentcenter.uspto.gov/#!/）上查询。若专利权人认为USPTO计算方式有误，也可以提出。

二、中国

2021年6月1日起，我国第四次修订的专利法开始生效，此次修订的专利法中设立了我国的发明专利保护期限补偿制度。

修订后的专利法四十二条第二款：自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。

以下将对该条款实际应用中所涉及的问题进行简单介绍。

1. 适用情形

首先需要明确上述条款中所涉及的如下定义：

a. 申请日

在《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）中，增加了对专利权保护期限补偿所涉及的申请日的规定：此处的专利申请日，是指专利法第二十八条规定的申请日。对于国际申请，是指进入中国国家阶段的日期。对于分案申请，是指分案申请递交日。[1]

因此，可以总结如下，即该条款中的申请日是指提交到国知局的实际申请日：

b 实质审查请求日

在征求意见稿中，对专利权保护期限补偿所涉及的实质审查请求日的规定为：实质审查请求之日是指实质审查请求生效日，实质审查请求生效日为发明专利申请进入实质审查阶段通知书的发文日。

c. 授权日

根据在征求意见稿，专利权保护期限补偿所涉及的授权日是指授权公告日。

d. “不合理延迟”的情形

征求意见稿中对“不合理延迟”的时间进行了规定，并对其中应排除的情形也进行了规定。

Ø 不合理延迟时间是指：发明专利的授权公告日减去自发明专利申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年的日期。

Ø 以下情形不属于授权过程中的不合理延迟：中止程序、保全措施、行政诉讼程序、修改专利文件后被授予专利权的复审程序。

e. “由申请人引起的不合理延迟”的情形

征求意见稿中规定了属于由申请人引起的不合理延迟的情形，并规定了延迟时间：

（1）未在指定期限内答复专利局发出的通知引起的延迟；延迟时间为期限届满日起至实际提交答复之日止。

（2）申请延迟审查；延迟时间为实际延迟审查的时间。

（3）援引加入引起的延迟；延迟时间为根据专利法实施细则第四十五条或第四十六条第一款引起的延迟时间。

（4）请求恢复权利引起的延迟；延迟时间为从原期限届满日起至同意恢复的恢复权利请求审批通知书发文日止，能证明该延迟是由专利局造成的除外。

（5）自优先权日起30个月内办理进入中国国家阶段手续的国际申请，申请人未要求提前处理引起的延迟；延迟时间为进入中国国家阶段之日起至自优先权日起满30个月之日止。

总结：扣除上述的不属于不合理延迟的情形和由申请人引起的不合理延迟的情形，同时满足自发明申请日起满四年，和，自实质审查请求日起满三年这两个条件的授权发明专利，即可请求专利保护期限补偿，补偿时间为实际上不合理延迟的时间。

2. 计算方式

根据以上分析，可以初步总结出如下的补偿期限计算方式：

补偿时间（即实际上不合理延迟的时间）=（授权公告日减去自发明专利申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年的日期）—（不属于不合理延迟的时间）—（由申请人引起的不合理延迟时间）

为便于理解，此处举例说明。以下估算是基于征求意见稿中的规定，但由于正式修改的《专利法实施细则》和《专利审查指南》还尚未发布，因此以下估算并不一定准确。

假设一件PCT进中国的发明专利申请，各阶段日期分别为：

根据上述计算方式，授权公告日（2021年12月26日）减去自发明专利申请日（2015年9月5日）起满四年（即2019年9月5日）且自实质审查请求之日（2015年10月20日）起满三年（即2018年10月20日）的日期，即2021年12月26日与2019年9月5日之间的日期，即843天。

其中复审阶段不属于不合理延迟的时间，应扣掉。关于复审阶段的起止时间目前还并未明确规定，此处暂且将驳回决定发文日至审查决定发文日之间的时间段都算作复审程序，即从2017年6月20日至2020年6月8日共1084天，但实际还要以后续的正式规定为准。

其中还包含了申请人延迟答复的时间，属于由申请人引起的不合理延迟时间，第N次审查意见通知书的答复期限届满日为2021年8月19日，实际答复日为2021年8月29日，即延迟了10天。

因此，补偿时间应为843天-1084天-10天，因此本申请不符合专利期限补偿的条件。

3. 执行

根据国家知识产权局颁布的《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》，自2021年6月1日起公告授权的发明专利，专利权人可以自专利权授权公告之日起三个月内，通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知缴纳相关费用。

可见，无论是在中国还是美国，由于申请人自身原因导致的延误都不会算在补偿期限内，因此，申请人在专利审查过程中应注意尽量避免不必要的延期，例如延期答复审查意见等，以免导致不必要的保护时间损失。

另外，不同于美国的制度，中国专利申请的补偿制度中，保护期限补偿需由申请人自己提出申请，因此还应特别注意：

l 自2021年6月1日起公告授权的发明专利，若符合补偿条件即可请求补偿，因此从该时间起，即可产生可以补偿保护期限的授权专利。

l 在授权公告日起3个月内通过纸件形式提出请求，申请人应注意提出请求的期限和形式，以免错失保护期限补偿的机会。

l 申请人应自行确认好是否符合保护期限补偿的条件，注意扣除不算在补偿时间内的延迟时间，以免出现实际不符合补偿条件，但仍提出补偿请求而导致的浪费。

另外，我国这次修订的专利法中还有一项专门针对药品专利期限补偿的条款，除了我国之外，美国（Patent Term Extension，PTE）、欧洲（supplementary protection certificate，SPC）、日本（平成二十七年法律第五十五号改正版，第67条、68条和125条）和澳洲（澳大利亚《专利法》第70—79A条）等也均设立了对药品专利保护期限补偿的规定。

由于药品还需要经过一系列申报程序才能够上市，因此可能导致药品实际上市后在专利权保护期内的时间过短，这对申请人来说显然是不公平的，药品专利的申请人也可以对药品专利期限补偿条款予以关注，以免错失合法权益。

注：[1]由于修改后的《专利法实施细则》和《专利审查指南》还未正式发布，因此征求意见稿中的规定还并非定论，不排除在后续正式修改的细则和审查指南中再次修改的可能性。我们也会继续关注最新的政策动向。