来源:光华所杭州分所 发布时间:2024-08-13 09:35 点击量:285
绝大多数的没有创造性审查意见都是采用的三步法的方式来进行的判断,因此,在答复此类审查意见的时候一定是要紧贴三步法的论述过程进行陈述。只要三步法中的其中任意一步不成立,那么整个三步法的论述就不成立,即没有创造性的审查意见就不成立,本文尝试通过梳理三步法中的答复要点来为读者提供一套创造性答辩的一般思路。
一、意见陈述整体构架
1. 起始语段,写明意见陈述针对的申请号、名称和第几次通知书。
例
尊敬的审查员:
您好,本次意见陈述是针对您于发出的关于名称为“XXXXXXXXXXXX”申请号为XXXXXXXXXXXXX的发明专利申请的第X次审查意见通知书做出的意见陈述,具体内容如下……
2. 权利要求是否修改
不修改例子
申请人仔细阅读了审查员的审查意见,对其中的内容并不认同,认为原有的权利要求X符合专利法第22条3款规定的创造性,理由如下:
修改例子
申请人仔细阅读了审查员的审查意见,根据审查意见中给出的内容,对权利要求X进行了修改,将……加入或者替换到了原来的权利要求X中,修改后的权利要求X内容如下:
一种……,【原有的内容】+【新增或修改的内容】
修改的依据是……,没有超出原始申请文件和附图记载的范围,本次修改符合专利法第33条的规定。
申请人认为修改后的权利要求X符合专利法第22条3款规定的创造性,理由如下:
3. 基于创造性三步法判断过程的意见陈述,根据实际案件情况,应当具有以三个过程:
三步法第一步——最接近现有技术的判断
三步法第二步——区别技术特征及其解决的技术问题
三步法第三步——对比文件和公知常识的判断以及结合启事
4. 其他针对性陈述
包括关于其它独立权利要求创造性的意见陈述,关于其它从属权利要求创造性的意见陈述,对于第N次审查意见最后的意见陈述答复做出有针对性的回复。
尤其是对于第N次审查意见最后的意见陈述答复做出有针对性的回复,目的是在意见陈述中逐渐聚焦争论点,而不是审查意见和意见陈述各说各话。
5. 结尾语段
例
综上所述,本申请与对比文件X所采用的具体技术方案以及实际产生的技术效果均不相同,基于对所属技术领域的技术人员的知识和能力评价的角度可知,所属技术领域的技术人员亦很难在了解了对比文件1之后无需经过任何创造性地劳动就能轻易达成本申请权利要求1-XX中所揭示的技术方案,由此可知,本申请权利要求1-XX都具备突出的实质性特点和显著进步,从而具有创造性。
至此,申请人对本次审查意见通知书进行了答复。如果审查员认为上述理由能成立,则希望能尽快授予本申请专利权。如果审查员不接受上述观点,还恳请能给予申请人一次陈述意见的机会,以便申请人能进一步与审查员沟通,从而有利于加快审查进程。
对审查员为本次申请付出的辛勤劳动表示感谢,敬请继续审查。
XX专利事务所
姓名:XXX
电话:XXXXXXXX
邮箱:XXXXXXX
二、三步法第一步最接近现有技术的陈述思路
“(1)确定最接近的现有技术
最接近的现有技术,是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案,它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术,例如可以是,与要求保护的发明技术领域相同,所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术,或者虽然与要求保护的发明技术领域不同,但能够实现发明的功能,并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是,在确定最接近的现有技术时,应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。 ——《审查指南》”
因此对于创造性审查意见的陈述应当首先判断审查意见中采用的对比文件1是否能作为最接近的现有技术,因此要从对比【技术领域】,【技术问题、技术效果或者用途】、【公开的技术特征(事实认定等方面)】三部分进行有针对性的分析,看对比文件1的事实认定是否存在问题,包括领域认定是否正确,技术特征是否真正相同,解决的技术问题是否一致。一般来说上面三部分出现两个部分不符的情况就可以陈述认为对比文件不能作为最接近的现有技术。
三、三步法第二步区别技术特征及其解决的技术问题
“(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此,首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说,发明实际解决的技术问题,是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。
审查过程中,由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术,因此,基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题,可能不同于说明书中所描述的技术问题;在这种情况下,应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征,应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。 ——《审查指南》”
因此这一步要写明如下内容:
权利要求1和对比文件1相比区别技术特征是:
(1)……
(2)……
(3)……
(4)……
上述区别技术特征解决的技术问题是:
(1)……
(2)……
(3)……
(4)……
注 意:
1.每个区别技术特征以及解决的技术问题的标号是均是对应关系。
2. 对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的区别技术特征,应当作为一个整体列为同一个区别技术特征,解决一个总的技术问题,避免出现割裂技术特征的情况。
3. 对于功能上彼此相互独立、没有相互作用关系的区别技术特征,应当分开作为不同的区别技术特征,解决不同的技术问题。
4. 技术问题的确定应当以申请文件记载的内容为依据,尽量避免出现推测性的内容,技术问题应当具体到申请文件的领域和方案中,但同时避免引入技术手段和技术效果的表述。
5. 如果与审查意见中认定的区别技术特征和技术问题不一致,应当就此不一致的情况进行详细的解释和论述。
例
1.一种内置滚道回转驱动装置,其特征在于,包括基座(1)、端盖(2)、齿块(6)、蜗杆(4)、圆锥滚子轴承(3)和顶板(19),其中,蜗杆(4)设置在基座(1)内开设的蜗杆(4)腔体内,所示齿块(6)安装在基座(1)内,并位于蜗杆(4)腔体的上方,蜗杆(4)与齿块(6)相啮合;蜗杆(4)的两端与基座(1)之间分别设置有圆锥滚子轴承(3);所述端盖(2)设置在基座(1)底部的两端,用于将蜗杆(4)腔体内的部件进行封闭;顶板(19)设置在基座(1)的上方,基座(1)的内圆面上开设有内滚道,顶板(19)的外圆面上开设有外滚道,外滚道、内滚道和齿块(6)相互同心。
权利要求1和对比文件1相比区别技术特征是:
(1)端盖2,所述端盖2……封闭。
(2)圆锥滚子轴承3,……蜗杆4的两端……。
上述区别技术特征解决的技术问题是:
(1)防止粉尘污染驱动装置内部腔体。
(2)减少蜗杆和基座间的摩擦。
确定一项权利要求要求保护的技术方案相对于最接近的现有技术的区别特征时,如果多个区别特征相对独立,各自发挥不同的作用,平行地解决不同的技术问题,则应将其分别确定为不同的区别特征,并以此为基础分别确定实际解决的技术问题。
四、三步法第三步对比文件的结合启事
“(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见
在该步骤中,要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有突出的实质性特点。 ——《审查指南》”
结合上图可知只有满足区别技术特征完全公开,解决的技术问题完全相同,达到的技术效果也完全相同的时候才认为有结合启示。
注 意:
1. 注意判断审查意见通知书中是否对本申请的技术方案以及对比文件的技术方案进行了割裂。
2. 注意判断对比文件2公开的技术特征解决的技术问题一定要从对比文件2的方案中出发。
3. 注意查找对比文件1、2……中是否存在没有改进动机或者是相反的教导的记载,均可作为没有结合启示的依据。
五、公知常识的意见陈述
1. 公知常识的定义
“(i)所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者技术词典、技术手册等工具书中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。 ——《审查指南》”
2. 公知常识常见的三种情况
(1)审查意见中没有证据没有说明理由
“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。
在审查意见通知书中,审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明。 ——《审查指南》”
从以上指南中的原文可知,如果涉及到发明核心点的技术特征没有证据没有说明理由时,可以在意见陈述中引用指南原文要求进行举证。
答复示例
最新版的指南4.10.2.2节中规定“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中,审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明。
由于本申请要解决的技术问题就是现有技术中“先移动贴标控制臂再打印输送标签,最后通过吸盘吸附粘贴”的贴标方式速度慢效率低的问题,而为解决该问题做出贡献的关键技术手段就是区别技术2中记载的“……实现了在贴标臂的移动过程中同时会进行打印机打印标签的操作……”的相关特征,因此根据指南规定,如果要认定区别技术特征2为公知常识需要给出相应的证据,而不是直接将其认定为公知常识。
(2)审查意见中没有证据只有说明理由
可以通过其说明理由的推导过程进行判断其说明理由是否合理,可以采用下图的推断流程进行判断。
(3)审查意见中给出了证据
根据上面指南中的原文公知常识证据的要求比较严格,从证据的时间、类型、涉及领域,记载的特征,解决的技术问题均和本申请的特征契合才能作为公知常识证据使用, 因此对于公知常识证据的陈述可以从以下几个方面出发:
核实公知常识证据的类型是否符合要求,证据时间是否是申请日前。
核实公知常识证据的领域是否是本申请的领域。
核实公知常识证据中的特征是否和本申请中涉及的特征是一回事。
核实公知常识证据中的相关特征解决的技术问题和本申请中的是否一致。
声 明:以上只是创造性答复的一般思路,并不包括所有的答复思路,在参考本思路是应当灵活运用而不是生搬硬套。