第一章 进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理
1. 引言
按照专利合作条约(即PCT)提出的国际申请,指明希望获得中国的发明专利或者实用新型专利保护的,在完成国际阶段的程序后,应当根据专利法实施细则第一百二十条、第一百二十一条的规定,向专利局办理进入中国国家阶段(以下简称国家阶段)的手续,从而启动国家阶段的程序。国家阶段程序包括:在专利合作条约允许的限度内进行的初步审查、国家公布,参考国际检索和国际初步审查结果进行的实质审查、授权或驳回,以及可能发生的其他程序。
本章涉及国际申请进入国家阶段条件的审查、在国家阶段中对国际申请的初步审查以及在国家阶段中对国际申请所作的事务处理等内容。本章仅对上述内容中的特殊问题作出说明和规定;与国家申请相同的其他问题,本章没有说明和规定的,应当参照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的规定。
本章所涉及的初步审查和事务处理的主要内容:
(1)根据专利法实施细则第一百二十二条,审查声称进入国家阶段的国际申请是否符合规定的条件,对在中国没有效力或失去效力的申请作出处理。
(2)根据专利法实施细则第一百二十一条,审查国际申请进入国家阶段时是否提交了符合规定的原始申请的中文译文(以下简称译文)或文件,根据专利法实施细则第五十条审查译文和文件是否符合规定,对于不符合规定的申请作出处理。
(3)根据专利法实施细则第一百二十三条,审查申请人提交国际阶段作出的修改文件译文的时机是否符合规定,对于不符合规定的文件作出处理。
(4)根据专利法实施细则第一百二十一条、第一百二十四条、第一百二十五条、第一百二十六条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百三十条、第一百三十一条以及专利法第十七条、第十八条第一款,审查与申请有关的其他文件是否提交并符合规定,如有缺陷,作出相应处理。
(5)根据专利法实施细则第一百三十二条,对国际申请的国家公布等事务作出处理。
2. 国际申请进入国家阶段手续的审查
国际申请希望在中国获得专利保护的,申请人应当在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内办理进入国家阶段手续。该期限应当按照世界知识产权组织国际局(以下简称国际局)记录的最早优先权日起算。国际申请在中国没有效力或者在中国的效力丧失的,不能进入国家阶段。办理进入国家阶段手续的,应当符合专利法实施细则第一百二十一条的规定。
申请人在办理进入国家阶段手续时提出撤回优先权要求的,办理该手续的期限仍按照原最早优先权日起算。
进入国家阶段的国际申请的文件提交地点和方式适用本指南第五部分第三章的规定。进入国家阶段的国际申请的费用缴纳除本章规定的外,适用本指南第五部分第二章的规定。
2.1 在中国没有效力
凡是确定了国际申请日的国际申请均已由受理局对其是否符合专利合作条约第11条进行了审查,并作出了肯定的结论,所以只要国际申请指定了中国,根据专利法实施细则第一百一十九条的规定,专利局应当承认该申请有正规的国家申请的效力。审查员应当审查声称进入国家阶段的国际申请对中国的指定是否继续有效。
声称进入国家阶段的国际申请,其国际公布文本中没有指定中国的记载的,该国际申请在中国没有效力,审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书,通知申请人该国际申请进入国家阶段的手续不予接受。
2.2 在中国的效力丧失
2.2.1 国际局通知效力丧失
对于声称进入国家阶段的国际申请,在国际阶段中,国际局曾经向专利局传送了“撤回国际申请”(PCT/IB/307表)或“国际申请被认为撤回”(PCT/IB/325表)通知的,或者传送了该国际申请对中国“撤回指定”(PCT/IB/307表)的,根据专利法实施细则第一百二十二条第一款第(一)项的规定,该国际申请在中国的效力终止,审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书,通知申请人该国际申请进入国家阶段的手续不予接受。
2.2.2 延误办理进入国家阶段的手续
申请人未在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内办理进入国家阶段手续,或者虽然办理进入国家阶段手续,但是不符合专利法实施细则第一百二十一条第一款第(一)项至第(三)项的规定,根据专利法实施细则第一百二十二条第一款第(二)项和第(三)项的规定,该国际申请在中国的效力终止,审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书,通知申请人该国际申请进入国家阶段的手续不予接受。
申请人在专利法实施细则第一百二十条规定期限内办理的进入国家阶段手续不符合规定的,审查员应当通知申请人进入国家阶段的手续存在缺陷而不予接受。申请人在规定期限届满之前再次办理进入国家阶段手续,并且克服了上述缺陷的,该国际申请在中国仍然具有效力。
由于耽误了专利法实施细则第一百二十条规定的期限造成国际申请在中国的效力终止,申请人按照专利法实施细则第六条第二款提出恢复权利请求的,审查员应当通知申请人,根据专利法实施细则第一百二十二条第二款的规定,该请求不予接受。如果申请人提出耽误上述期限是由于不可抗拒的事由造成的,审查员应当参照专利法实施细则第六条第一款的规定处理。申请人在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内足额缴纳了规定的费用,但由于错填申请号等相关信息被视为不符合专利法实施细则第一百二十一条第一款第(二)项规定的,可以在收到国际申请不能进入中国国家阶段通知书之日起一个月内请求专利局更正。
2.2.3 关于选定
国际申请在规定的期限内选定中国,并且该选定直至进入国家阶段时仍然有效的,应当在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内办理进入国家阶段手续。
是否选定中国应当以国际局传送的“选定通知书”(PCT/IB/331表)为依据。
在国际局传送“选定通知书”之后,又传送“撤回要求书或者选定通知书”(PCT/IB/339表)或者“要求书被认为未提交或者选定被认为未作出通知书”(PCT/IB/350表),并且上述通知书涉及撤回选定或选定被认为未作出的,如果标明的国家有“CN”,则该国际申请对中国的选定无效。
2.3 进入国家阶段的处理
按照规定办理进入国家阶段手续的国际申请,凡是经审查在中国具有效力,且符合专利法实施细则第一百二十一条第一款第(一)项至第(三)项要求的,专利局应当给予国家申请号,明确国际申请进入国家阶段的日期(以下简称进入日),并发出国际申请进入中国国家阶段通知书。进入日是指向专利局办理并满足专利法实施细则第一百二十一条第一款第(一)项至第(三)项规定的进入国家阶段手续之日。上述满足要求的进入国家阶段手续是在同一日办理的,该日即为进入日。上述满足要求的进入国家阶段手续是在不同日办理的,以进入国家阶段手续最后办理之日为进入日。在随后的审批程序中,申请人办理各种手续、审查员发出的各种通知应当使用国家申请号予以标明。
3. 进入国家阶段时提交的申请文件的审查
3.1 进入国家阶段的书面声明
3.1.1 国际申请日
国际申请日是在国际阶段由受理局确定的。在国际阶段国际申请日由于某种原因被更改的,以更改后的日期为准。进入国家阶段的书面声明(以下简称进入声明)中填写的国际申请日应当与国际公布文本扉页上的记载相同。出现不一致情况的,审查员应当依据国际公布文本上的记载依职权加以改正,并将改正通知申请人。
除另有规定外,由受理局确定的国际申请日视为该申请在中国的实际申请日。
3.1.2 保护类型
专利法第九条第一款规定:同样的发明创造只能授予一项专利权。国际申请指定中国的,办理进入国家阶段手续时,应当选择要求获得的是“发明专利”或者“实用新型专利”,两者择其一,不允许同时要求获得“发明专利”和“实用新型专利”。不符合规定的,审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书。
3.1.3 发明名称
进入声明中的发明名称应当与国际公布文本扉页中记载的一致。国际申请以外文进行国际公布的,发明名称的译文除准确表达原意外,还应当使译文简短。在译文没有多余词汇的情况下,不得根据本指南第一部分第一章第4.1.1节中的规定对发明名称的字数加以限制。
国际公布文本扉页上记载的发明名称一般来自原始国际申请请求书,个别是由国际检索单位审查员确定的。对于经国际检索单位审查员确定的,进入声明中应当是该审查员确定的发明名称的译文。
进入国家阶段时请求修改发明名称的,应当以修改申请文件的形式提出,不得将修改后的发明名称直接填写在进入声明中,国家公布时不公布修改后的发明名称。
3.1.4 发明人
3.1.4.1 发明人信息的确定
除在国际阶段由国际局记录过变更的情况外,进入声明中填写的发明人应当是国际申请请求书中写明的发明人。专利合作条约规定,国际申请有多个发明人的,可以针对不同的指定国有不同的发明人。在这种情况下,进入声明中要求填写的是针对中国的发明人。国际公布使用外文的,应当准确地将发明人的姓名译成中文。审查员应当将进入声明中写明的发明人姓名与国际公布文本扉页上的记载进行核对。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
在国际阶段曾经由国际局传送过“记录变更通知书”(PCT/IB/306表),通报发明人或者发明人姓名变更的,应当认为已经向专利局申报,在进入声明中直接填写变更以后的信息。审查员应当根据国际局的通知,将进入声明中写明的有关内容与国际公布文本及通知书中记载的信息进行核对。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
针对中国的发明人经国际局登记已经死亡的,在进入国家阶段时,仍应作为发明人填写在进入声明中。
3.1.4.2 国际申请没有发明人事项
在国际公布文本中没有记载发明人姓名的国际申请,在进入国家阶段时应当在进入声明中补充写明发明人。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
审查员对发明人的资格不必审查。
3.1.4.3 发明人的译名
在国际阶段中规定,发明人姓名的写法应当姓在前、名在后,在进入声明中填写发明人译名时姓和名的先后顺序应当按照其所属国的习惯写法书写。
申请人认为进入声明中填写的发明人译名不准确的,在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前可以用主动补正的方式提出。审查员经审查确认改正后的译名与原文相符,应当接受补正,并在国家公布或者公告中使用新译名。在专利局作好准备工作之后要求改正发明人译名的,应当办理著录项目变更手续。
3.1.5 申请人
3.1.5.1 申请人信息的确定
进入声明中填写的申请人,除在国际阶段由国际局记录过变更的情况外,应当是国际申请请求书中写明的申请人。国际申请有多个申请人的,根据专利合作条约的规定,对不同的指定国可以写明不同的申请人。进入声明中要求填写的是对中国的申请人。国际公布使用外文的,应当准确地将申请人的姓名或名称、地址译成中文;申请人是企业或者其他组织的,其名称应当使用中文正式译文的全称。审查员应当将进入声明中写明的内容与国际公布文本扉页上的记载进行核对。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
在国际阶段曾经由国际局传送过“记录变更通知书”(PCT/IB/306表),通报申请人变更或者申请人的姓名或名称、地址变更的,应当认为已向专利局申报,在进入声明中直接填写变更以后的信息。审查员应当根据国际局的通知,将进入声明中写明的有关内容与国际公布文本及通知书中记载的信息进行核对。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
经国际局登记已经死亡的申请人,进入国家阶段时,不应写入进入声明中,已死亡申请人的继承人尚未确定的除外。
专利合作条约规定,申请人的国籍、居所是否如其所声称,应当由受理局根据其本国法审查并决定。经过受理局审查过的信息记载在国际局出版的国际公布文本扉页上,审查员一般不得再提出疑问。
3.1.5.2 申请人的资格
申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织的,应当根据专利法第十七条的规定审查申请人是否有资格提出申请。
国际申请是由一个申请人提出的,该申请人通常是PCT缔约国的国民或居民,至少是巴黎公约成员国的国民或居民,所以申请人未发生变化的,不必再审查其是否符合专利法第十七条的规定。国际申请中有两个或两个以上申请人的,专利合作条约规定只要其中至少有一人是PCT缔约国的国民或居民即可,照此规定,国际申请提出时对中国的申请人就有可能是非PCT缔约国的国民或居民。另外,专利合作条约只对提出国际申请时的申请人的所属国加以限定,而当申请人发生变更时,对于受让人的所属国没有任何规定。
进入国家阶段时申请人或部分申请人所属国有可能是非PCT缔约国。在这种情况下,应当参照本指南第一部分第一章第4.1.3.2节的规定进行审查。所有申请人都不符合专利法第十七条规定的,应当驳回该申请。部分申请人不符合专利法第十七条规定的,应当发出审查意见通知书,通知申请人删除没有资格的申请人。如果申请人拒绝删除,应当驳回该申请。
3.1.5.3 申请人的译名
在国际阶段中规定,申请人为个人时姓名的写法应当姓在前、名在后,在进入声明中填写申请人译名时姓和名的先后顺序应当按照其所属国的习惯写法书写。
申请人认为进入声明中填写的申请人译名不准确的,在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前可以用主动补正的方式提出。审查员经审查确认改正后的译名与原文相符,应当接受补正,并在国家公布或者公告中使用新译名。申请人在专利局作好准备工作之后要求改正译名的,应当办理著录项目变更手续。
3.1.6 审查基础文本声明
在国际阶段,申请人在收到国际检索报告之后,可以根据专利合作条约第19条的规定对权利要求书作出修改,修改应当在规定的期限内向国际局提出。在国际初步审查过程中,申请人还可以按照专利合作条约第34条的规定对说明书、附图和权利要求书作出修改,修改应当向国际初步审查单位提出。此外,国际申请进入国家阶段时,申请人也可能按照专利合作条约第28条或第41条提出修改。
由此可见,国际申请进入国家阶段时,除原始申请文件外,可能还要提出一份或几份修改文本,申请人应当在进入声明中审查基础一栏内指明在后续程序中应当依据的文本,即对审查基础文本作出声明。
在国际阶段及进入国家阶段后均没有对申请作出修改的,审查基础应当是原始申请。国际阶段或者进入国家阶段时作出过修改并在审查基础文本声明中加以指明的,审查使用的文本应当是以修改文件替换原始申请相应部分之后的文本。国际阶段作出过修改但在审查基础文本声明中没有指明的,应当认为该修改已经放弃,专利局对该修改不予考虑。
审查基础文本声明中提及的国际阶段按照专利合作条约第19条的修改,应当在国际公布文本中有相应内容;按照专利合作条约第34条的修改,应当在专利性国际初步报告之后附有相应内容。审查基础文本声明中提及的国际阶段的修改实际不存在的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人改正进入声明中审查基础一栏中的有关内容。
审查基础文本声明中提及国际阶段的修改的,应当自进入日起两个月内提交该修改文件的译文。期限届满时仍未提交的,对声明中提及的修改将不予考虑,审查员应当发出修改不予考虑通知书。
3.2 原始申请的译文和附图
根据专利法实施细则第一百二十一条第一款第(三)项的规定,国际申请以外文提出的,在进入国家阶段时,需提交原始国际申请的说明书、权利要求书的译文。译文与原文明显不符的,该译文不作为确定进入日的基础。
根据专利法实施细则第一百二十一条第一款第(五)项的规定,国际申请以外文提出的,应当提交摘要的译文,有附图和摘要附图的,还应当提交附图副本并指定摘要附图,附图中有文字的,应当将其替换为对应的中文文字。
3.2.1 说明书和权利要求书的译文
说明书、权利要求书的译文应当与国际局传送的国际公布文本中说明书、权利要求书的内容相符。译文应当完整,并忠实于原文。申请人不得将任何修改的内容加入原始申请的译文中。
国际公布文本中标明是替换页、更正页的内容一般认为是原始申请的内容。在国际申请提出时作为说明书、权利要求书的一部分的内容,经过受理局审查后宣布“不予考虑”,并且在国际公布文本中加以标注的,在译文中应当用中文作出同样的标注,例如在没有提供附图的情况下说明书中提及附图的内容。
说明书(包括附图)、权利要求书中含有违反道德或公共秩序的内容,或者其他贬低性的陈述,经国际局认定,并在国际公布时删除的内容,不应当再加入原始申请的译文中。如果上述内容又出现在译文中,审查员应当发出补正通知书,通知申请人改正译文中的错误。国际公布时对上述内容没有删除,并出现在译文中的,应当参照本指南第一部分第一章第7节的规定处理。
在国际阶段,国际申请说明书、权利要求书中包含有核苷酸和/或氨基酸序列,并且序列表是作为说明书单独部分提交的,在提交译文时,应当提交一份符合规定的计算机可读形式的序列表作为说明书的一个单独部分。申请人提交的序列表应当与国际公布的一致。未提交或者所提交的序列表与国际公布的明显不一致的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
序列表部分的自由文字内容已写入说明书的主要部分的,序列表部分的任何文字不需要翻译。
说明书中引用的计算机程序语言不需要翻译,引用的参考资料中的编者姓名、文献标题的翻译只要满足国家公布的要求即可。
3.2.2 附图
根据专利法实施细则第一百二十一条第一款第(五)项的规定,国际申请以外文提出,有附图的应当提交附图副本。附图中有文字的,应当将其替换为对应的中文文字,并且重新绘制附图,以中文文字替换原文并标注在适当的位置上。即使附图中的文字内容不符合专利法实施细则第二十一条的规定,也应当按照原始申请译出。重新绘制的附图应当与国际公布文本中的附图相同,同时要满足本指南第一部分第一章第4.3节对附图的格式要求。
附图中的“Fig”字样可以不译成中文。附图中出现的计算机程序语言或作为屏幕显示图像的某些文字内容不必译成中文。
不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
3.2.3 摘要译文和摘要附图
摘要译文应当与国际公布文本扉页记载的摘要内容一致。国际检索单位的审查员对申请人提交的摘要作出修改的,应当提交修改后摘要的译文。例如,国际检索报告不包含在首次公布的国际公布文本A2中,而在随后公布的国际公布文本A3中,并且国际公布文本A3与国际公布文本A2扉页记载的摘要内容不相同的,应当以国际公布文本A3中的摘要内容为依据译出。
译文在不改变原文内容的基础上应当简短,在没有多余词句的情况下,审查员不得以不符合本指南第一部分第一章第4.5.1节关于摘要字数的规定为理由要求申请人修改或依职权修改。
国际公布中没有摘要的,进入国家阶段时,申请人也应提交国际申请原始摘要的译文。
摘要译文不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
国际申请有摘要附图的,应当在进入声明中予以指定。指定的摘要附图应当与国际公布时的摘要附图一致。首次公布不包括检索报告,并且首次公布的国际公布文本A2与随后公布的国际公布文本A3使用的摘要附图不一致的,应当以随后公布时的摘要附图为准。不符合规定的,审查员可以通知申请人补正,或者依职权予以指定,并通知申请人。
3.3 以中文提出的国际申请
以中文提出的国际申请在进入国家阶段时只需要提交进入声明。
3.4 期限届满前的处理
专利合作条约第23条(1)规定,在按照第22条适用的期限届满以前,任何指定局不应处理或审查国际申请。适用的期限是指自优先权日起三十个月。同时在第23条(2)又规定,尽管有(1)的规定,指定局根据申请人的明确的请求,可以在任何时候处理或审查国际申请。对于选定局,专利合作条约第40条也作了相应的规定。
3.4.1提前处理
要求专利局在优先权日起三十个月期限届满前处理和审查国际申请的,根据专利法实施细则第一百二十九条的规定,申请人除应当办理第一百二十条和第一百二十一条所述的进入国家阶段手续外,还应当办理下述手续:
(1)按照专利合作条约第23条(2)的规定提出明确的请求。
(2)国际局尚未向专利局传送国际申请的,申请人应当提交经确认的国际申请副本,该副本是经受理局确认的“受理本”副本,或者是经国际局确认的“登记本”副本。
(3)申请人也可以要求国际局按照专利合作条约实施细则47.4的规定向专利局传送国际申请副本,或者向专利局提出请求,由专利局要求国际局传送国际申请副本。
对于满足上述要求的国际申请,审查员应当及时处理和审查。
3.4.2 暂时不作处理
对于在优先权日起三十个月期限届满前办理了进入国家阶段手续,但是没有办理专利法实施细则第一百二十九条所述手续的国际申请,按照专利合作条约的规定暂时不作处理。
4. 国际阶段的修改文件译文的审查
4.1 按照专利合作条约第19条修改的权利要求书的译文
申请人声明以按照专利合作条约第19条作出修改的权利要求书作为审查基础,并且该修改的国际公布使用外文的,申请人应当在办理进入国家阶段手续时,最迟应当自进入日起两个月内提交其译文。根据专利法实施细则第一百二十三条的规定,在该期限之后提交译文的,修改部分将不予考虑,审查员应当发出修改不予考虑通知书。国际公布文本中包含按照专利合作条约第19条(1)提出的修改声明,并且申请人要求审查员考虑该声明的,应当在提交修改的权利要求书译文的同时提交该声明的译文。
修改的权利要求书(包括修改、增加、删除权利要求)的译文应当与国际公布文本中记载的相应部分内容一致。在国际阶段虽然提出过,但是由于不符合专利合作条约实施细则第46条的规定而未被国际局接受的修改,在进入国家阶段时不能再作为按照专利合作条约第19条的修改提出。
修改部分的译文应当做成能够与原始申请译文中对应部分互相替换的修改页。修改的权利要求书译文的第一页上方应标明“权利要求书(按照专利合作条约第19条的修改)”字样。
在进入国家阶段之后提交该修改文件译文的,应当附有补交修改文件的译文或修改文件表,在该表中应当表明将修改后的内容作为审查基础的意愿。
按照专利合作条约第19条修改的权利要求书的译文与原始申请的权利要求书的译文一起公布,该译文应当满足本指南关于公布的格式要求。
修改文件的译文不符合规定的,审查员应当发出修改文件缺陷通知书,通知申请人改正。期满未改正的,审查员应当发出修改不予考虑通知书。
按照专利合作条约第19条修改的权利要求书又作为国际初步审查的基础,并且申请人在进入国家阶段时将其作为专利性国际初步报告附件的译文提交的,在国家公布时不再公布该译文。
4.2 按照专利合作条约第34条作出的修改的译文
申请人声明以按照专利合作条约第34条作出的修改作为审查基础,并且该修改是以外文作出的,应当在办理进入国家阶段手续时,最迟应当自进入日起两个月内提交其译文。在该期限之后提交译文的,修改部分将不予考虑,审查员应当发出修改不予考虑通知书。
修改部分的译文内容应当与国际局传送的专利性国际初步报告所附修改页的内容相符。在国际阶段申请人声称按照专利合作条约第34条作出修改,但未被审查员采纳,因而没有作为专利性国际初步报告附件传送的,在进入国家阶段时申请人不应当再将该内容作为按照专利合作条约第34条的修改向专利局提出。
修改部分的译文应当做成能够与原始申请译文中对应部分互相替换的修改页。如果由于修改使该页内容增加,可以在该页之后补入一页或几页。其页码为“Xa”“Xb”或“X-1”“X-2”。
由于修改使某页完全删除的,应当在修改说明中指出。权利要求书中某项被删除时,可以保留原编号,注明“删除”字样,也可以将修改后的权利要求书中的权利要求重新连续编号,并加以说明。修改的译文前应附有简短的修改说明,该说明上方应标有“专利性国际初步报告附件译文”字样。修改说明只需指明修改所涉及的部分。
在进入国家阶段之后提交专利性国际初步报告附件译文的,应当附有补交修改文件的译文或修改文件表,在该表中表明以该修改为审查基础的意愿。
修改文件的译文不符合规定的,审查员应当发出修改文件缺陷通知书,通知申请人改正。期满未改正的,审查员应当发出修改不予考虑通知书。
专利性国际初步报告附件译文在国家公布时不予公布。
5. 其他文件的审查
5.1 委托和委托书
5.1.1 委托
在中国内地没有经常居所或者营业所的外国申请人,其国际申请在进入国家阶段时,应当委托专利代理机构办理有关事务。如果申请人没有委托专利代理机构,审查员应当参照本指南第一部分第一章第6.1.1节中的有关规定处理。
在中国内地有经常居所或者营业所的申请人,其国际申请在进入国家阶段时,可以不委托专利代理机构。
5.1.2 委托书
国际申请进入国家阶段时,提交的委托书除应当符合本指南第一部分第一章第6.1.2节的规定外,还应当写明国际申请号、申请人(即委托人)的原文姓名或名称以及中文译名。申请人的原文姓名或名称,除有变更的情况外,应当与国际公布文本扉页的记载使用相同的语言并且内容完全一致;国际阶段作过变更的,应当与“记录变更通知书”(PCT/IB/306表)上记载的变更后的内容完全一致。译名应当与进入声明中的记载完全一致。
在进入国家阶段的同时办理变更申请人手续的,可以只提交变更后申请人签署的委托书。
国际申请在进入国家阶段时没有提交委托书,或者提交的委托书存在缺陷的,应当适用本指南第一部分第一章第6.1.2节中的有关规定。
5.2 要求优先权
5.2.1 要求优先权声明
根据专利法实施细则第一百二十七条第一款的规定,申请人在国际阶段要求了一项或者多项优先权,而且在进入国家阶段时该优先权要求继续有效的,视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明。
申请人应当在进入声明中准确地写明其在先申请的申请日、申请号及原受理机构名称。除下段所述情况外,写明的内容应当与国际公布文本扉页中的记载一致。审查员发现不一致时,可以以国际公布文本扉页中记载的内容为依据,依职权改正进入声明中的不符之处,并且及时通知申请人。
国际局曾经向专利局传送的“撤回优先权要求通知书”(PCT/IB/317表)或“优先权要求被认为未提出通知书”(PCT/IB/318表)中所涉及的优先权要求应认为已经失去效力,
不应写入进入声明中。不符合规定的,审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
在国际阶段受理局对于优先权要求的有效性,即作为优先权基础的在先申请是否在巴黎公约成员国或世界贸易组织成员中提出、申请人是否为巴黎公约成员国的国民或居民、在先申请的申请日是否在国际申请日前十二个月之内等已经作出审查,并且对不符合上述条件的优先权要求宣布视为未提出的,专利局不再提出疑问。
申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号的,应当在进入声明中写明。不符合规定的,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
申请人认为在国际阶段提出的优先权书面声明中某一事项有书写错误,可以在办理进入国家阶段手续的同时或者自进入日起两个月内提出改正请求。改正请求应以书面形式提出,写明改正后的优先权事项。对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的,在提出改正请求的同时还应当附上在先申请文件副本作为改正的依据。不符合规定的,视为未提出该改正请求。
进入国家阶段不允许提出新的优先权要求。
5.2.2 在先申请文件副本的提供
申请人在国际阶段已依照专利合作条约的规定,提交过在先申请文件副本的,专利局不得要求申请人本人提供在先申请文件副本,该在先申请文件副本由专利局请求国际局提供。专利局的审查员认为有必要核查在先申请文件副本的,应当请求国际局传送该申请的在先申请文件副本。例如,国际检索报告中相关文件一栏内标明“PX”“PY”等类文件的;国际检索单位审查员没有检索到,但是专利局负责实质审查的审查员在补充检索中检索到“PX”“PY”等类文件的;在国际阶段存在援引加入项目或部分的。
国际局通知专利局,申请人在国际阶段没有按照规定提交在先申请文件副本的,除另有规定外,审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请人在指定期限内补交;期满仍未提交的,审查员应当针对相应的优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
5.2.3 在先申请文件副本的审查
国际局提供了在先申请文件副本或者申请人补交了在先申请文件副本的,审查员应当对在先申请文件副本进行审查。
5.2.3.1与优先权声明不一致
审查员应当以在先申请文件副本为依据,检查优先权声明中的各项内容,如果与在先申请文件副本中记载的一项或者两项内容不一致,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。
5.2.3.2 提供享有优先权的证明
审查员应当检查国际申请的申请人在申请日时是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。对于不是向专利局提出的在先申请,符合下列情况之一的,应当认为申请人有权要求优先权:
(1)在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人;
(2)在后申请的申请人是在先申请的申请人之一;
(3)在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权。
对于(3)的情况,除申请人在国际阶段已经作出符合要求的享有优先权的声明以外,申请人应当提交相应的证明文件。证明文件应当由转让人签字或者盖章。证明文件应当是原件,或者是经过公证的复印件。
经审查发现国际申请的申请人不符合上述(1)(2)两种情况的,应当检查国际公布文本中是否记载有申请人作出的有权要求该在先申请优先权的声明,如果有该声明,并且审查员认为声明是真实可信的,不得再要求申请人提交证明文件。在没有声明或声明不符合要求的情况下,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。
对于在先申请是在中国提出的国家申请,审查员应当适用本章第5.2.6节的规定审查在后申请的申请人是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。
5.2.4 优先权要求费
要求优先权的,申请人应当自进入日起两个月内缴纳优先权要求费;期满未缴纳或者未缴足的,视为未要求优先权,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。
5.2.5 优先权要求的恢复
5.2.5.1 根据专利法实施细则第一百二十八条的恢复
国际申请要求了优先权,且国际申请日在优先权期限届满之后两个月内,在国际阶段已经由受理局批准恢复优先权的,专利局一般不再提出疑问,国际申请进入国家阶段时,申请人不需要再次办理恢复手续。在国际阶段申请人未请求恢复优先权,或者提出了恢复请求但受理局未批准,申请人有正当理由的,可以自进入日起两个月内请求恢复优先权,提交恢复优先权请求书,说明理由,并且缴纳恢复权利请求费、优先权要求费,未向国际局提交过在先申请文件副本的,同时还应当附具在先申请文件副本。未按照上述规定办理恢复手续的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。
国际申请在国际阶段发生过专利合作条约实施细则26条之二.2的情形,由国际局或者受理局宣布过优先权要求视为未提出的,申请人可以自进入日起两个月内提交恢复优先权请求书,并且缴纳恢复权利请求费、优先权要求费,对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的,同时还应当附具在先申请文件副本作为恢复的依据。其条件是被视为未提出的优先权要求的有关信息连同国际申请一起公布过。
办理的恢复手续符合上述规定的,准予恢复优先权,审查员发出恢复权利请求审批通知书;不符合规定的,不予恢复优先权。
专利法实施细则第六条第一款、第二款的规定不适用申请人延误专利法实施细则第一百二十八条规定的期限。
5.2.5.2 根据专利法实施细则第六条的恢复
除本章第5.2.5.1节另有规定外,国际申请在进入国家阶段后,由于下述情形之一导致视为未要求优先权的,可以根据专利法实施细则第六条的规定请求恢复要求优先权的权利:
(1)申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号,进入声明中仍未写明在先申请的申请号。
(2)要求优先权声明填写符合规定,申请人未在规定期限内提交在先申请文件副本或者优先权转让证明。
(3)要求优先权声明中在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容与在先申请文件副本中记载的不一致。
(4)要求优先权声明填写符合规定,但未在规定期限内缴纳或者缴足优先权要求费。
有关恢复权利请求的处理,适用本指南第五部分第七章第6节的有关规定。
除以上情形外,其他原因造成被视为未要求优先权的,不予恢复。
5.2.6 在先申请是在中国提出
国际申请要求优先权的在先申请是在中国提出的国家申请,对于优先权的初步审查,除本章第5.2.3.2节外,与其他国际申请的审查完全相同。
在先申请是在中国提出的,要求优先权的在后申请的申请人与在先申请的申请人应当完全一致,或者由在先申请的全体申请人将优先权转让给在后申请的申请人。未满足上述条件的,视为未要求优先权。
在先申请是在中国提出的,要求优先权的国际申请进入国家阶段,应当看作是要求本国优先权。对于在提出国际申请时,其要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十五条第二款第(一)、第(二)和第(三)项所列情形之一的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。由于国际申请的特殊程序,审查员不按专利法实施细则第三十五条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理;同样,对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待后续程序中处理。
5.3 援引加入
根据专利合作条约实施细则的规定,申请人在递交国际申请时遗漏或者错误提交了某些项目或部分,可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏或者正确的项目或部分,而保留原国际申请日。其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求,“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。
对于在国际阶段存在援引加入项目或部分的国际申请,申请人在办理进入国家阶段手续时应当提交与援引加入相关的在先申请文件副本的中文译文,并在进入声明中正确指明援引加入的项目或部分在原始申请文件译文(或以中文提出的原始申请文件)和在先申请文件副本译文(或以中文提出的在先申请文件副本)中的位置。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正,期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
申请人在国际阶段要求了援引加入项目或部分涉及的优先权,但在国家阶段该优先权不符合本章第5.2.3.2节或者第5.2.6节的规定,或者受理局关于援引加入的项目或部分的审批明显存在错误的,例如,申请人在国际阶段未按照规定提交在先申请文件副本,审查员应当发出补正通知书,通知申请人请求修改相对于中国的申请日以保留援引加入项目或部分,或者请求不修改相对于中国的申请日但删除援引加入项目或部分。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
如果申请人请求修改相对于中国的申请日,审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书”(PCT/RO/114表)中的记载为依据,重新确定该国际申请在中国的申请日,并发出重新确定申请日通知书。因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的,按照本章第5.2.5.1节的规定请求恢复优先权的除外,审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
5.4 不丧失新颖性的公开
根据专利法实施细则第一百二十四条的规定,国际申请涉及的发明创造有专利法第二十四条第(二)项或者第(三)项所述情形之一,并且在提出国际申请时作出过声明的,应当在进入声明中予以说明,并自进入日起两个月内提交专利法实施细则第三十三条第三款规定的有关证明文件;未予说明或者期满未提交证明文件的,其申请不适用专利法第二十四条的规定。
申请人在进入声明中指明在国际申请提出时要求过不丧失新颖性宽限期的,国际公布文本扉页中应当有相应的记载,记载的内容包括所提及的不丧失新颖性的公开发生的日期、地点、公开类型以及展览会或会议的名称。进入声明中提及的展览会应当属于专利法实施细则第三十三条第一款规定的情形,所提及的学术会议或技术会议应当属于专利法实施细则第三十三条第二款规定的情形。不符合规定的,审查员应当发出视为未要求不丧失新颖性宽限期通知书。
在国际公布文本中有记载而在进入声明中没有指明的,申请人可以在进入日起两个月内补正。
由于国际申请的特殊程序,提交证明材料的期限是自进入日起两个月。对于证明材料的要求参照本指南第一部分第一章第6.3节的规定。
5.5 生物材料样品保藏事项
5.5.1 进入声明中的指明
根据专利法实施细则第一百二十五条第一款的规定,申请人按照专利合作条约规定对生物材料样品的保藏作出过说明的,应当在进入声明中予以指明。该指明应当包括指出记载保藏事项的文件种类,以及必要时指出有关内容在该文件中的具体记载位置。
保藏事项是以非表格形式记载在说明书中的,应当在进入声明的规定栏目中,指明记载的内容在说明书译文中的页码和行数。
审查员应当对译文的相应内容进行检查。保藏事项记载在“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)中或其他单独的纸页中的,该表或该纸页应当包含在国际公布文本中。审查员经核对发现在进入声明中指明的译文的相应位置没有关于保藏事项的记载,或者在进入声明中指明的“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)或其他另页说明并不包含在国际公布文本中的,应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,认为该生物材料样品的保藏说明没有作出。
申请人在国际阶段已经按照专利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出说明,但是没有在进入声明中予以指明或指明不准确的,可以在自进入日起四个月内主动补正。期满未补正的,认为该生物材料样品的保藏说明没有作出,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
5.5.2 生物材料样品保藏说明
根据专利法实施细则第一百二十五条的规定,申请人按照专利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出过说明的,应当视为符合专利法实施细则第二十七条第(三)项的规定。
根据专利合作条约实施细则的规定,对保藏的生物材料的说明应包括的事项有:保藏单位的名称和地址、保藏日期、保藏单位给予的保藏编号。只要该说明在国际局完成国际公布准备工作之前到达国际局,就应认为该说明已及时提交。因此,申请人在进入声明中所指明的生物材料样品的保藏说明作为说明书的一部分或者以单独的纸页包含在国际公布文本中,其内容包括上述规定事项,审查员应当认为是符合要求的说明。在国际阶段申请人没有作出生物材料样品保藏说明,而在进入声明中声称该申请涉及生物材料样品保藏的,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
如果申请人在申请日时提交了生物材料样品的保藏证明,并且国际局将其作为国际申请的一部分包含在国际公布文本中,申请人请求对生物材料样品保藏说明中遗漏事项作出补充的,审查员可以以国际公布文本中的保藏证明为依据,同意其补充或改正。
审查员发现生物材料样品保藏说明与保藏证明中记载的保藏事项的内容不一致,并且可以确定不一致是由于保藏说明中的书写错误造成的,审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请人补正。期满未补正,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
生物材料样品保藏的说明是以“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)的形式或者以说明书以外的其他单独纸页形式提交的,作为国际申请的一部分,进入国家阶段时应当译成中文。没有译成中文的,审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请人补正。期满未补正,视为没有作出生物材料样品保藏说明,
审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
5.5.3 生物材料样品保藏证明
由于国际申请的特殊程序,提交生物材料样品保藏证明和存活证明的期限是自进入日起四个月。对保藏证明和存活证明内容的审查,适用本指南第一部分第一章第5.2.1节的规定。
5.6 遗传资源的来源
国际申请涉及的发明创造的完成依赖于遗传资源的,申请人应当在进入声明中予以说明,并填写遗传资源来源披露登记表。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。补正后仍不符合规定的,该专利申请应当被驳回。
5.7 进入国家阶段后对申请文件的修改
专利法实施细则第一百三十条规定,申请人可以在办理进入国家阶段手续之后在规定的期限内提出对专利申请文件的修改,此种修改称为国家阶段的修改。
要求获得实用新型专利权的国际申请,申请人可以自进入日起两个月内对专利申请文件主动提出修改。
要求获得发明专利权的国际申请,可以按照专利法实施细则第五十七条第一款的规定对申请文件主动提出修改。
当国际申请进入国家阶段时,申请人明确要求以按照专利合作条约第28条或第41条作出的修改为审查基础的,可以在提交原始申请译文的同时提交修改文件,该修改视为按照专利法实施细则第一百三十条的规定主动提出的修改。
申请人提交修改文件时应当附有详细的修改说明。修改说明可以是修改前后内容的对照表,也可以是在原文件复制件上的修改标注。修改是在进入国家阶段时提出的,在修改说明上方应当注明“按照专利合作条约第28条(或第41条)作出修改”的字样。
修改的内容应当以替换页的形式提交,替换页与被替换页的内容应当相互对应,与被替换页的前、后页内容相互连接。
5.8 改正译文错误
根据专利合作条约的规定,国际申请在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。因此,由国际局传送给指定局或选定局的国际申请是具有法律效力的文本。以该文本为依据发现进入国家阶段时提交的译文存在错误的,在满足专利法实施细则第一百三十一条规定的条件下,允许改正译文中的错误。
译文错误是指译文文本与国际局传送的原文文本相比个别术语、个别句子或者个别段落遗漏或者不准确的情况。译文文本与国际局传送的原文文本明显不符的情况不允许以改正译文错误的形式进行更正。
申请人可以在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前办理改正译文错误手续。
申请人改正译文错误,除提交改正页外,还应当提交书面改正译文错误请求,并且缴纳规定的译文改正费。不符合规定的,审查员应当发出视为未提出通知书。
译文改正页与原始译文的相应页应当能够相互替换,即替换后的前、后页内容能够连接。
如果不符之处是非文字部分,如数学式、化学式等,不作为译文错误处理,仅要求申请人作出补正。
5.9 实质审查请求
进入国家阶段的国际申请,如果指定了中国的发明专利,自优先权日起三年内应当提出实质审查请求,并缴纳实质审查费。审查员应当按照本指南第一部分第一章第6.4节的规定进行审查。
5.10 著录项目变更
5.10.1 经国际局记录的变更
5.10.1.1 国际局通知的效力
在国际阶段国际局应申请人或受理局的要求,对请求书中的申请人或其姓名(名称)、居所、国籍或地址的变更,或者对请求书中的发明人或其姓名的变更进行记录,并书面通知指定局。专利局收到国际局“记录变更通知书”(PCT/IB/306表),应当认为申请人已向专利局提出了著录项目变更申报,即不需要就该项变更再提交著录项目变更申报书及缴纳变更手续费。国际申请进入国家阶段时,应当直接使用变更后的著录项目。
5.10.1.2 补交证明材料
按照专利法实施细则第一百二十一条第一款第(六)项的规定,在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的,必要时申请人应当提供变更后的申请人享有申请权的证明材料。例如,国际局传送的“记录变更通知书”(PCT/IB/306表)中记载的变更事项是由中国内地的单位或个人将申请权转让给外国人、外国企业或者外国其他组织的,适用本指南第一部分第一章第6.7.2.2节第(3)(ii)项的规定。没有提交证明文件的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补交,期满未补交的,审查员应当发出视为撤回通知书。
国际局传送的记录变更通知书中指明变更的项目是申请人的姓名或名称、地址以及发明人姓名的,不需要提供任何证明材料,应当认为变更已经生效。
5.10.2 国家阶段的著录项目变更
进入国家阶段时或之后办理著录项目变更手续的,适用本指南第一部分第一章第6.7.1节的规定。
除本指南第一部分第一章第6.7.2节所述的几种著录项目变更证明文件外,以下两种情况,申请人或发明人所作的声明也可以作为申报变更的证明文件:
(1)在国际申请提出时填写了错误的申请人姓名或名称;(2)在国际申请提出时填写了错误的发明人姓名。
5.11 请求复查
5.11.1 提出复查请求
根据专利合作条约的规定,允许申请人向作为指定局或选定局的专利局提出复查请求的情况是:
(1)受理局拒绝给予国际申请日,或者宣布国际申请已被认为撤回;
(2)国际局由于在规定期限内没有收到国际申请的登记本而宣布该申请被视为撤回。
复查请求应当自收到上述处理决定的通知之日起两个月内向专利局提出,请求中应当陈述要求复查的理由,同时附具要求进行复查处理决定的副本。国际局应申请人请求传送的有关档案文件的副本随后到达专利局。
5.11.2 其他手续
申请人在按照本章第5.11.1节所述提出复查请求的同时,应当向专利局办理专利法实施细则第一百二十条和第一百二十一条规定的进入国家阶段手续,并且在进入声明中标明已经提出复查请求的事实。
5.11.3 复查及复查后的处理
审查员认为复查请求是按照专利合作条约及其实施细则规定提出,并且按照规定办理了进入国家阶段手续的,应当对受理局或国际局作出的决定是否正确进行复查。
审查员认为上述国际单位的决定是正确的,该国际申请在中国的效力终止,应当按照本章第2.2.1节的规定办理。
审查员认为上述国际单位的决定是不正确的,应当认定该国际申请在中国是有效的,并继续进入国家阶段的处理和审查。对于受理局尚未确定国际申请日的申请,审查员应当通知申请人,该申请被认为是在应当确定为国际申请日的那一日向专利局提出的。
由于国际阶段程序的中断而没有完成国际公布的申请,审查员进行本章规定的审查时,应当以国际局传送的档案文件中登记本的副本代替本指南中提及的国际公布文本。
5.12 国际单位错误的改正
5.12.1 改正国际单位错误的声明
由于国际单位在事务处理上的疏忽而造成发出错误的通知书、在国际公布文本上出现了错误的记载、国际公布文本错误或者造成漏发通知书、遗漏记载,由此导致进入国家阶段后审查员作出“国际申请在中国的效力终止”“补正”“优先权视为未要求”等处理的,申请人可以自审查员发出相应的通知书之日起六个月之内要求改正国际单位错误,该要求可以以“意见陈述书”的形式提出。
5.12.2 附件
申请人提交要求改正国际单位错误的意见陈述书的同时,应当提供国际局已经改正或者已经接受改正的相应文件的复制件作为附件。例如:国际公布文本的改正本、“记录变更通知书”(PCT/IB/306表)的改正页、“选定通知书”(PCT/IB/331表)的改正页等。没有附件的改正要求不予接受。
5.12.3 改正后的处理
经审查或者经与国际局联系,证明确实是国际单位的错误并且已经由国际局作出改正,专利局应当承认改正后的结论。由于国际单位错误而作出“国际申请在中国的效力终止”结论的,专利局应当重新接受译文和费用,并以第一次办理并满足专利法实施细则第一百二十一条第一款第(一)项至第(三)项规定的进入国家阶段手续之日为进入日。在等待国际单位改正错误期间,办理某种手续的期限已经届满,由于错误尚未改正而无法按期办理的(例如提出实质审查请求、提交生物材料样品保藏及存活证明、提交不丧失新颖性公开证明等),申请人还应当在提交要求改正国际单位错误的意见陈述书的同时,完成各种耽误的手续。审查员对此应当认为是在规定期限内完成的。
由于国际单位错误而作出的其他导致申请人权利丧失的结论,经国际局通知改正错误后,应当恢复其相应的权利。
6. 国家公布
国家公布仅适用于进入中国的发明专利的国际申请。根据专利法实施细则第一百三十二条第一款的规定,对于要求获得发明专利权的国际申请,专利局经初步审查认为符合专利法及其实施细则有关规定的,应当在发明专利公报上予以公布。国际申请是以中文以外文字提出的,还应当公布申请文件的中文译文。
国际申请在进入国家阶段之前多数已由国际局自优先权日起满十八个月完成国际公布,根据专利合作条约规定,如果国际公布使用的语言和在指定国按本国法公布所使用的语言不同,指定国可以规定,就权利的保护而言,公布的效力仅从使用后一种语言的译文按照本国法的规定予以公布后才产生。专利法实施细则第一百三十二条第二款对此作了明确规定,对于以中文以外文字提出的国际申请,专利法第十三条规定的要求临时保护的权利是在完成国家公布之后产生。由国际局以中文进行国际公布的,自国际公布日或者专利局公布之日起适用专利法第十三条的规定。
国家公布的另一目的是将该申请进入国家阶段的信息告知公众。
6.1 何时公布
除本章第3.4节所述的情况外,多数国际申请在自优先权日起满十八个月后进入国家阶段,不适用专利法第三十四条的规定。专利局对进入国家阶段的国际申请进行初步审查,认为合格之后,应当及时进行国家公布的准备工作。
6.2 公布形式
6.2.1 国际公布是使用外文的申请
国家公布以在发明专利公报中的登载和发明专利申请单行本的出版两种形式完成。
6.2.2 国际公布是使用中文的申请
国家公布以在发明专利公报中的登载完成。以中文提出的国际申请在完成国际公布前,申请人请求提前处理并要求提前进行国家公布的,国家公布以在发明专利公报中的登载和发明专利申请单行本的出版两种形式完成。
6.3 公布内容
6.3.1 发明专利公报中国家公布的内容
国际申请的国家公布在发明专利公报中与国家申请的公布分开,作为单独的一部分。国际申请的国家公布由著录项目、摘要和摘要附图(必要时)组成。著录项目包括:国际专利分类号、
申请号、公布号、申请日、国际申请号、国际公布号、国际公布日、优先权事项、专利代理事项、申请人事项、发明人事项、发明名称和电子形式公布的核苷酸和/或氨基酸序列表信息等。
发明专利公报中的索引部分是将公布的国际申请与国家申请合并按照规定序列编辑的。
6.3.2 发明专利申请单行本的内容
国际申请的发明专利申请单行本的内容应当包括扉页、说明书和权利要求书的译文、摘要的译文,还可以包括附图及附图中文字的译文。必要时,包括核苷酸和/或氨基酸的序列表部分、记载有生物材料样品保藏事项的“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)的译文、按照专利合作条约第19条修改后的权利要求书的译文以及有关修改的声明译文。修改后的权利要求书的译文应当排在原始提出的权利要求书译文的后面。扉页的内容应当与同时出版的发明专利公报中对同一申请公布的内容完全一致。
7. 缴费的特殊规定
7.1 申请费、公布印刷费、申请附加费及宽限费
申请费、公布印刷费及宽限费应当在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内缴纳。
申请人在收到国际申请进入中国国家阶段通知书之后,应当以国家申请号缴纳相关费用,在此之前可以以国际申请号缴纳相关费用。
申请人在办理进入国家阶段手续时未缴纳或未缴足申请附加费的,审查员应当通知申请人在指定期限内缴纳,期满未缴纳或未补足的,该申请被视为撤回。
7.2 费用减免
7.2.1 申请费的免缴
由中国专利局作为受理局受理并进行国际检索的国际申请在进入国家阶段时免缴申请费及申请附加费。
7.2.2 实质审查费的减免
由中国专利局作出国际检索报告及专利性国际初步报告的国际申请,在进入国家阶段并提出实质审查请求时,免缴实质审查费。
7.2.3 复审费和年费的减缴
国际申请的申请人缴纳复审费和年费确有困难的,可以根据专利收费减缴办法向专利局提出收费减缴的请求。
7.3 其他特殊费用
在国际申请国家阶段流程中除本指南第五部分第二章第1节提到的几种费用以及本章第7.1节提到的宽限费外,还有以下几种特殊费用:
(1)译文改正费应当在提出改正译文错误请求的同时缴纳。
(2)单一性恢复费,应当在审查员发出的缴纳单一性恢复费通知规定的期限内缴纳(有关单一性恢复费的详细说明参见本部分第二章第5.5节)。
(3)核苷酸和/或氨基酸序列表作为说明书的单独部分超过400页的,该序列表按照400页计算。
第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查
1. 引言
进入国家阶段的国际申请的实质审查,是指对符合专利法及其实施细则的规定进入国家阶段要求获得发明专利保护的国际申请的实质审查。进入国家阶段的国际申请,可以是根据专利合作条约第22条未经国际初步审查的国际申请,也可以是根据专利合作条约第39条经过国际初步审查的国际申请。
2. 实质审查原则
2.1 实质审查的基本原则
根据专利合作条约第27条(1)的规定,任何缔约国的本国法不得对国际申请的形式或内容提出与专利合作条约及其实施细则的规定不同的或其他额外的要求。专利合作条约第27条(5)又规定,专利合作条约及其实施细则中,没有一项规定的意图可以解释为限制任何缔约国按其意志规定授予专利权的实质条件的自由。尤其是专利合作条约及其实施细则关于现有技术的定义的任何规定是专门为国际程序使用的,因而各缔约国在确定国际申请中请求保护的发明是否可以被授予专利权时,可以自由适用本国法关于现有技术的标准。
基于专利合作条约的规定,对于进入国家阶段的国际申请,应当根据以下原则进行审查:
(1)申请的形式或内容,适用专利法及其实施细则和本指南的规定,但上述规定与专利合作条约及其实施细则的规定不同的,以专利合作条约及其实施细则的规定为准。
(2)授予专利权的实质条件,适用专利法及其实施细则和本指南的规定。
2.2 与授予专利权的实质条件有关的条款
本章第2.1节(2)中规定的“授予专利权的实质条件”涉及专利法及其实施细则中的以下条款:
专利法第二条第二款:发明的定义;
专利法第五条:违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,以及违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源并依赖该遗传资源完成的发明创造;
专利法第九条第一款及专利法实施细则第四十七条:避免重复授权;
专利法第九条第二款:先申请原则;
专利法第十九条:保密审查;
专利法第二十二条:新颖性、创造性和实用性;
专利法第二十五条第一款第(一)项至第(五)项:不授予专利权的客体;
专利法第二十六条第三款:发明的充分公开;
专利法第二十六条第四款:权利要求书以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围;
专利法第二十六条第五款及专利法实施细则第二十九条和第一百二十六条:遗传资源来源的披露;
专利法第二十九条:优先权;
专利法第三十一条及专利法实施细则第三十九条和第四十八条:单一性;
专利法第三十三条及专利法实施细则第四十九条第一款:修改及分案申请不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;
专利法实施细则第十一条:诚实信用;
专利法实施细则第二十三条第二款:独立权利要求应当包括发明的全部必要技术特征。
3. 实质审查依据文本的确认
3.1 申请人的请求
在进入国家阶段时,国际申请的申请人需要在进入声明中确认其希望专利局依据的审查文本。
国际申请国家阶段的实质审查,应当按申请人的请求,依据其在进入声明中确认的文本以及随后提交的符合有关规定的文本进行。
3.2 审查依据的文本
作为实质审查基础的文本可能包括:
(1)对于以中文作出国际公布的国际申请,原始提交的国际申请;对于使用外文公布的国际申请,原始提交的国际申请的中文译文。
(2)对于以中文作出国际公布的国际申请,根据专利合作条约第19条提交的修改的权利要求书;对于使用外文公布的国际申请,根据专利合作条约第19条提交的修改的权利要求书的中文译文。
(3)对于以中文作出国际公布的国际申请,根据专利合作条约第34条提交的修改的权利要求书、说明书和附图;对于使用外文公布的国际申请,根据专利合作条约第34条提交的修改的权利要求书、说明书和附图的中文译文。
(4)根据专利法实施细则第五十条和/或第一百二十一条提交的补正文本。
(5)根据专利法实施细则第一百三十条第二款或第五十七条第一款提交的修改文本。
根据专利合作条约第28条或第41条提交的修改的权利要求书、说明书和附图视为根据专利法实施细则第一百三十条第二款或第五十七条第一款提交的修改文本。
作为审查基础的文本以审查基础声明中指明的为准。审查基础声明包括:进入声明规定栏目中的指明,以及进入国家阶段之后在规定期限内以补充声明的形式对审查基础的补充指明。后者是对前者的补充和修正。
按照规定提交的援引加入的项目或部分应当是原始申请文件的一部分。申请人在进入声明中指明申请文件中含有援引加入的项目或部分的,审查员应当在初步审查部门审查的基础上(参见本部分第一章第5.3节),核实援引加入项目或部分是否完全包含在在先申请文件副本和其中文译文之中。未包含的,应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书”(PCT/RO/114表)中的记载为依据,重新确定国际申请相对于中国的申请日。
对于国际阶段的修改文件,进入国家阶段未指明作为审查基础的,或者虽指明但未按规定提交中文译文的,不作为实质审查的基础。
此外,申请人在国际申请进入国家阶段后提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内,可以根据专利法实施细则第五十七条第一款的规定对申请文件进行修改。
有关审查依据文本的确认,适用本指南第二部分第八章第4.1节的规定。上述修改文本以及按照专利法实施细则第五十七条的规定提交的修改文本的审查,适用本指南第二部分第八章第5.2节的规定。
3.3 原始提交的国际申请文件的法律效力
对于以外文公布的国际申请,针对其中文译文进行实质审查,一般不需核对原文;但是原始提交的国际申请文件具有法律效力,作为申请文件修改的依据。
对于国际申请,专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的权利要求书、说明书及其附图,包含援引加入的项目或者部分。
4. 实质审查中的检索
4.1 一般原则
对于进入国家阶段实质审查的国际申请,一般应当作全面检索。有关检索的要求适用本指南第二部分第七章的规定。
4.2 节约原则
从节约原则上考虑,审查员应当参考国际检索报告和专利性国际初步报告所提供的信息。但是需要注意,申请人要求作为审查依据的文本与作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本是否一致,以及要求保护的主题在国际阶段是否已被全面检索。
申请人要求作为审查依据的文本,其要求保护的主题已经在作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改的,或者要求保护的主题在国际阶段未被全面检索的,审查中不能简单地使用国际检索报告和专利性国际初步报告的结果,而需要对检索结果重新分析,并根据需要作出补充检索。
国际检索报告中所列出的对比文件和专利性国际初步报告中引入的对比文件足以破坏专利申请的新颖性和创造性的,则无需对该专利申请做进一步的检索。
需要注意的是,国际检索报告中所列出的某些文件类型与中国国家阶段实质审查的检索报告中所列出的相应文件类型含义不同,例如P类文件和E类文件。在国际检索报告中,“P”表示公布日先于国际申请的申请日但迟于其所要求的优先权日的文件,“E”表示申请日或优先权日早于国际申请的申请日(非优先权日),公布日在该国际申请日的当天或之后且其内容涉及国际申请的新颖性的专利文件。在国际检索报告中出现的E类文件可能成为国家阶段检索报告中的PE类或E类文件。
5. 实质审查所涉及的内容和审查要求
本节重点说明进入国家阶段的国际申请的实质审查与国家申请实质审查的区别之处,对于相同之处则仅仅简单列举和指引参照相应的章节。
5.1 专利性国际初步报告的使用
国际申请的国际初步审查是根据专利合作条约第33条(1)的规定对请求保护的发明看起来是否有新颖性、是否有创造性(非显而易见性)和是否有工业实用性提出初步的无约束力的意见。专利合作条约第33条(2)~(4)对于新颖性、创造性和工业实用性的判断标准提出了具体要求,同时专利合作条约第33条(5)说明,该条(2)~(4)所述标准只供国际初步审查使用。任何缔约国为了决定请求保护的发明在该国是否可以获得专利,可以采用附加的或不同的标准。
对附有专利性国际初步报告的国际申请,从节约原则上考虑,审查员应当参考专利性国际初步报告中所提供的意见。但是需要注意,申请人要求作为审查依据的文本与作出专利性国际初步报告所依据的文本是否一致。如果在申请人要求作为审查依据的文本中所要求保护的主题已经在作出专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改,则通常可以不参考专利性国际初步报告中对发明是否满足新颖性、创造性、工业实用性和其他授权条件所作出的判断。
需要强调的是,不能简单地将专利性国际初步报告中所给出的参考性意见作为国家阶段实质审查的结论性意见。审查员还应当注意在专利性国际初步报告中是否引用了未列入国际检索报告中的其他现有技术。
对于进入国家阶段的国际申请的实质审查,审查员应当对该专利申请是否符合专利法及其实施细则的实质要求作出独立的判断。
5.2 审查申请是否属于不授予专利权的发明创造
对进入国家阶段的国际申请进行实质审查时,首先应当对该申请的主题是否属于专利法第五条和第二十五条规定的情形、是否符合专利法第二条第二款的规定进行审查。进入国家阶段的国际申请属于专利法第五条或专利法第二十五条规定不授予专利权的发明创造(例如赌博工具、原子核变换方法)的,即使其申请主题不属于专利合作条约实施细则第39条规定所排除的内容,也不能被授予专利权。
有关这方面的审查要求,适用本指南第二部分第一章的规定。
5.3 优先权的审查
国际检索报告中列出了PX、PY类对比文件的,审查员应当对国际申请的优先权进行核实。
国际申请的优先权不能成立的,审查员应当通知申请人。在这种情况下,这些标有PX、PY的对比文件在对国际申请进行新颖性、创造性审查时可作为评价其新颖性、创造性的现有技术。
国际申请的优先权成立的,则应当对其中标有PX的对比文件进行核查。若标有PX的对比文件是中国的专利申请(或专利),或者是指定中国的国际申请,且其申请日早于该国际申请的优先权日,则在对该国际申请进行新颖性审查时,应当判断该对比文件是否构成抵触申请。
国际检索报告中列出了E类对比文件,且对比文件是中国的专利申请(或专利),或者是进入中国国家阶段的国际申请,并且其申请日介于该国际申请的优先权日和申请日之间的,则也应当核实国际申请的优先权。国际申请的优先权不能成立的,在对国际申请进行新颖性审查时,应当判断该对比文件是否构成抵触申请。
在进入国家阶段的国际申请的实质审查中检索到了在国际申请的优先权日与申请日之间公开,并影响其新颖性、创造性的对比文件,或者检索到了在国际申请的优先权日与申请日之间由任何单位或者个人向专利局提出申请并已公开的、影响其新颖性的在先申请或在先专利,审查员应当对国际申请的优先权进行核实。
需要注意的是,国际申请要求了优先权,且国际申请日在优先权期限届满之后2个月内,申请人有正当理由的,可以依据专利法实施细则第一百二十八条的规定自进入日起2个月内请求恢复优先权(参见本部分第一章第5.2.5.1节)。
5.4 新颖性和创造性的审查
对于专利性国际初步报告中列出、但没有被国际初步审查意见考虑的某些已公布的文件和非书面公开,在进入国家阶段的国际申请的实质审查中,对发明的新颖性和创造性进行判断时应予考虑。
专利性国际初步报告中列出的非书面公开是指:在国际申请的申请日或者有效的优先权日之前,通过口头公开、使用、展览或者其他非书面方式向公众公开,而且这种非书面公开的日期记载在与国际申请的申请日或者有效的优先权日同日或者在其之后公众可以得到的书面公开之中。这种非书面公开在国际初步审查阶段不构成现有技术。
专利性国际初步报告中列出的某些已公布的文件是指:在国际申请的申请日或者有效的优先权日之前提出申请、并且是在该日期之后或与该日期同日公布的专利申请文件或专利文件,或者要求享有一项在该日期之前提出的在先申请优先权的专利申请公布文件。这类已公布的申请或者专利在国际初步审查阶段不构成现有技术。
对进入国家阶段的国际申请的新颖性和创造性的审查,分别适用本指南第二部分第三章和第四章的规定。
5.5 单一性的审查
审查员应当注意,在申请人提出的作为审查基础的申请文件中,要求保护的发明是否存在缺乏单一性的多项发明。
对于缺乏单一性的多项发明,需要核实以下内容:
(1)缺乏单一性的多项发明中是否包含了在国际阶段由于申请人没有应审查员要求缴纳因缺乏单一性所需的附加检索费或附加审查费,而导致未做国际检索或国际初步审查的发明。
(2)缺乏单一性的多项发明是否包含了申请人在国际阶段
未缴纳附加检索费或附加审查费而表示放弃的发明(例如申请人在国际阶段选择对某些权利要求加以限制而舍弃的发明)。
(3)对于存在上述(1)或(2)中的情形,国际单位作出的发明缺乏单一性的结论是否正确。
经审查认定国际单位所作出的结论是正确的,审查员应当发出缴纳单一性恢复费通知书,通知申请人在两个月内缴纳单一性恢复费。如果申请人在规定期限内未缴纳或未缴足单一性恢复费,并且也没有删除缺乏单一性的发明的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人国际申请中上述未经国际检索的部分将被视为撤回,并要求申请人提交删除这部分内容的修改文本。审查员将以删除了该部分内容的文本继续审查。
对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明,根据专利法实施细则第一百三十三条第二款、第四十八条第一款的规定,申请人不得提出分案申请。除此情形外,国际申请包含两项以上发明的,申请人可以依照专利法实施细则第一百三十三条第一款的规定提出分案申请。
经审查认定申请人提出的作为审查基础的申请文件中要求保护的主题不存在缺乏单一性问题,但是与国际单位所作出的结论不一致的,则应当对所有要求保护的主题进行审查。
在国际阶段的检索和审查中,国际单位未提出单一性问题,而实际上申请存在单一性缺陷的,参照本指南第二部分第六章的规定进行处理。
5.6 避免重复授权的审查
如果进入国家阶段的国际申请要求的是在中国提出的在先申请的优先权,或者要求的是已经进入中国国家阶段的在先国际申请的优先权,则可能造成重复授权。为避免重复授权,对此两件专利申请的审查,适用本指南第二部分第三章第6节的规定。
需要注意的是,在上述两种情形中,如果出现了视为未要求优先权或优先权不成立的情况,则在先申请可能成为破坏该国际申请新颖性的现有技术或抵触申请。
5.7 改正译文错误
申请人自己发现提交的权利要求书、说明书及其附图中文字的中文译文存在错误,可以在下述期限内提出改正请求:
(1)在专利局作好公布发明专利申请的准备工作之前;
(2)在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内。
申请人改正译文错误,应当提出书面请求,同时提交译文的改正页和缴纳规定的译文改正费。未按规定缴纳费用的,视为未提出改正请求。对于提出书面请求并缴纳规定的译文改正费的,审查员应当判断是否属于译文错误(参见本部分第一章第5.8节)。如果不属于译文错误,则应当拒绝改正译文错误的请求;如果属于译文错误,则需要核实改正的译文是否正确。在确认改正的译文正确的情况下,应当以此改正的文本为基础做进一步审查;如果改正的译文仍与原文不符,则应当通知申请人提交与原文相符的改正译文。
对于进入国家阶段后又提出分案申请的情况,如果在实质审查阶段申请人自己发现其原申请译文错误而导致分案申请也存在译文错误,则申请人可以办理改正译文错误手续,根据其原申请在提出国际申请时所提交的国际申请文本改正译文错误。审查员按照上述要求对改正的译文文本进行审查。
对于以外文公布的国际申请,针对其译文进行实质审查,一般不需核对原文。但是如果审查员在实质审查过程中发现由于译文错误而造成的某些缺陷在原始提交的国际申请文本或者国际阶段作出修改的原文中不存在,而在译文中存在,则应当在审查意见通知书中指出存在的缺陷,例如,说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定,或者权利要求书不符合专利法第二十六条第四款的规定,并要求申请人澄清或者办理请求改正译文错误手续。若申请人在答复时提交的修改文本超出了原中文译文记载的范围,但未办理请求改正译文错误手续,则审查员应当发出改正译文错误通知书。若申请人未在规定的期限内办理改正译文错误手续,则申请被视为撤回。